佛山市YM电器科技有限公司（简称：“YM公司”）、佛山市顺德区MD洗涤电器制造有限公司（简称：“MD公司”）侵害实用新型专利权纠纷一案[案号：(2019)最高法知民申1号]（简称：“1号案”）中，一审法院认定YM公司构成侵权。一审判决作出后，各方当事人均未提出上诉，一审判决于上诉期满后生效。原审庭审结束后，YM公司申请再审称:在南京市一位用户家里，发现了一款在涉案专利申请日之前已经公开销售的产品，该产品能够证明，被诉侵权产品采用的是现有技术，故YM公司不构成侵权；上述产品是YM公司因客观原因，于原审庭审结束后才发现的证据。最高人民法院经审查后认为YM公司在申请再审过程中新提出的现有技术抗辩证据应不予审查并最终驳回了YM公司的再审申请。

罗某某、广州市MJ舞台灯光设备有限公司（简称：“MJ公司”）侵害外观设计专利权纠纷一案[案号：(2019)最高法民再136号]（简称：“136号”）中，罗某某一审中提出现有设计抗辩，一审法院未予采纳并认定罗某某构成专利侵权。罗某某于一审判决后提起上诉，二审法院驳回其上诉请求，维持原判。罗某某不服一、二审判决，向最高人民法院申请再审并提出了新的现有设计抗辩证据。该新的现有设计抗辩证据显示，在涉案专利的申请日之前，MJ公司已经在第十四届中国（广州）国际专业灯光、音响展览会上公开展示涉案专利产品，并且涉案专利产品的图片亦在网络上公开。最高人民法院接受了罗某某在再审中新提出的现有设计抗辩证据并据此驳回了权利人MJ公司的全部诉讼请求。

1号案和136号案均在2019年由最高院作出，最高院在1号案中释放出的司法理念是：再审过程中不接受新的现有技术抗辩，而在136号案最高院释放出的司法理念又是再审过程中可以接受新的现有设计抗辩。应当如何看待这两个案例？1号案和136号案是司法理念冲突的两个判例，还是136号案重新给出了既有规则的例外原则，值得我们深入研究。

中国法院审理实行二审终审制，但对专利侵权诉讼案件而言，进入再审审查的案件也不在少数。现有技术抗辩是从整体技术方案上而不是技术特征上对专利权保护内容的一种排除性限制[1]，该抗辩涉及到对被控技术方案同现有技术相同或者无实质性差异的判断。鉴于最高人民法院在指导意见中认为“无实质性差异”在实践中可以参照等同的标准掌握[2]，因此，现有技术抗辩可按照专利侵权判断中相同和等同的审查标准进行[3]，而对等同的判断历来是司法判断的难点，这就意味着人民法院有可能误判。因此，审级损失是专利侵权诉讼中应予考虑的因素。

此外，专利侵权判定是以“专利权利要求”为中心的诉讼活动[4]，涉案专利的权利要求是被控侵权技术方案与现有技术比对的参照物，即与现有技术比对的对象为“权利人起诉时指控侵权的技术方案中，落入其请求保护的专利权利要求保护范围的那部分技术特征”[5]。一般而言，涉案专利的权利要求通常有多个，原告据以主张保护的权利要求发生变化，即意味着现有技术抗辩的“参照物”相应发生变化，随之而来的现有技术抗辩比对范围亦相应发生变化。因此，司法实践中原告据以主张保护的权利要求须在一审中预先确定，这不仅是出于确定侵权比对的范围的需要，亦是出于确定现有技术抗辩比对范围的需要。因此，固定诉讼标的、确保原被告之间的诉讼利益平衡，提高各方当事人对诉讼结果的预期，确保程序正义亦是专利侵权诉讼中应予考虑的另一因素。这意味着，现有技术抗辩应当是在原告一审中所主张保护的权利要求所对应的范围内进行比对。

现有设计抗辩比照现有技术抗辩理解，故从以上两个角度而言，现有技术/现有设计抗辩须在一审中提出。然而现有技术/现有设计的检索、挖掘有时并不是很容易的事情。即使是专利文献，也不见得就能轻松、全面的检索到，更何况有些现有技术/现有设计是权利人在申请日前销售、展示相关专利产品的证据，此类证据对先前已发生事实的局外人即被告而言更非易得。如果在一审程序中被告并未发现相关现有技术/现有设计证据，二审中被告方发现并因此提出现有技术/现有设计抗辩，人民法院应否审查？如果审查并采纳被告的现有技术/现有设计抗辩，对原告而言是否意味着审级损失；若不准许审查被告的现有技术/现有设计抗辩，让实施公知、现有技术/现有设计的被告继续承担侵权责任，对被告而言是否公平？可以说，对二审中提出的现有技术/现有设计抗辩不论是否审查都各有利弊。实际上，最高院的司法实践是对被告二审中提出的现有技术/现有设计抗辩一般给予审查。

笔者认为，目前司法实践对现有技术/现有设计抗辩能否成立把握的比较严格，通常只能用一项文件对照判断被控方案是否属于现有技术/现有设计，司法误判的可能性较小。从公正和司法效率兼顾的角度而言，应当允许被告在二审中提出现有技术/现有设计抗辩。鉴于允许被告在二审中提出现有技术/现有设计抗辩的前提是考虑到“只能用一项文件对照判断被控方案是否属于现有技术/现有设计，司法误判的可能性较小”，当二审支持被告现有技术/现有设计抗辩成立时，这样处理显然是以牺牲原告的审级损失和部分程序利益为代价的，故对被告二审中提出的现有技术/现有设计抗辩应当从严把握。当被告提出的现有技术/现有设计抗辩能否成立处于两可之间时驳回被告的现有技术/现有设计抗辩更为妥当，因为被告尚可通过专利无效程序获得救济。

被告在一、二审程序中均没有提出现有技术/现有设计抗辩，而是在再审中提出现有技术/现有设计抗辩，人民法院应否准许呢？再审程序属于审判监督程序，其更重要的功能在于对法律实施的监督或者对重大足以导致案件定性事实的查明与补救，再审事由应当限于原裁判的诉讼证据存在重大瑕疵或者诉讼程序存在妨害当事人基本诉讼权利的重大缺陷等事项。被告在一、二审程序中均没有提出现有技术/现有设计抗辩，或者虽然提出了现有技术/现有设计抗辩，但在再审程序中更换了新的证据以支持其现有技术/现有设计抗辩，或者被告一审程序中没有提出现有技术/现有设计抗并直接放弃二审上诉权利的情形下，其对现有技术/现有设计的举证显然存在严重懈怠，而其现有技术/现有设计抗辩一旦成立又会破坏已经生效的司法判决的权威性并对业已有序的经济秩序产生冲击，并实际上架空属于正常审理机制的一、二审诉讼程序，客观上亦会造成原被告诉讼权利的严重失衡（原告须在一审中确定其专利的保护范围，被告却可以在判决生效后提出现有技术/现有设计抗辩），因此对该行为法律应给予否定性评价，对被告在再审程序中提出的现有技术/现有设计抗辩人民法院原则上应不予考虑。最高院的司法变迁实践已经印证了这一点。例如，最初在申请再审人慈溪市SZY净水设备有限公司（以下简称“SZY公司”）因与被申请人邹某某专利侵权纠纷一案[(2011)民提字第343号]中，最高院对SZY公司再审程序中提出的、不同于一、二审程序中提出的现有技术抗辩证据予以采纳并认定SZY公司现有技术抗辩成立，从而驳回了权利人邹某某的全部诉讼请求。但后期在天津CR印刷设备股份有限公司与唐山XF印刷机械有限公司、常州市HX包装彩印有限公司侵害发明专利权纠纷申请再审一案[(2017)最高法民申768号]（简称：“768号案”）中，最高院对XF公司在二审终审后新提出的现有技术抗辩证据则未给予审查，对XF公司再审更换现有技术抗辩证据申请再审的做法给予了否定性评价。最高院在该案中确立的规则，直接影响了后期其他现有技术/现有设计抗辩申请再审案件的审理。

结合以上的理解，我们再反观上述一下1号案和136号案。136号案属于最高院提审案件，提审案件所释放出来的司法理念本不容小觑。另查看768号案与136号案的审判人员，可以发现两案的审判长都是相同，因此136号案所释放出来的司法理念更不容小觑。最高院准备重新接受再审过程中新提出的现有技术/现有设计抗辩？

136号的判决日期为2019年6月12日，而1号案的判决日期为：2019年10月23日，且系最高人民法院公报案例。1号案显然本质上是在贯彻768号案的司法理念，768号案所释放的司法理念没有被推翻。既然768号案所确立的司法原则仍然被坚守，那夹在768号案和1号案时间段之间的136号案究竟是最高院一个自相矛盾的判决，还是有意释放新的司法理念？这个问题值得我们去深入研究。

经仔细研读136号的判词可知，136号案同之前的判决所涉事实主要具有以下不同：

1. 专利权人MJ公司在涉案专利申请日前已将其外观设计专利公开，本案外观设计专利明显不符合专利法规定的授权确权条件。

2. 被诉侵权人罗某某难以获知MJ公司在先公开本案外观设计的情况有一定的合理性，MJ公司亦未提供证据证明罗某某存在故意或者重大过失逾期提供证据的情形。

对第2个条件，最高院采用了“有一定的合理性的字眼”，在诉讼费的承担问题上，采用了“由于罗某某在原审诉讼中并未提出该证据，亦应承担一定的责任”的表述。可见，对第2个理由，最高院属于勉强接受的范畴。而对第1个理由，最高院采用了以下的表述：“本案中，MJ公司相应设计已通过展会公开展示，已经成为现有设计，虽然其经申请并获得涉案专利授权，但本院认为在侵权诉讼中，对于那些专利权人已经在申请日前主动公开，明显“属于现有设计”，本不应获得授权的外观设计专利权，显然已不属于专利法保护的‘合法权益’，故本院依法对其不予保护。”

结合最高院在部分案件中虽然强调不接受在再审过程中提出新的现有技术抗辩证据和理由，但仍然会做进一步的说明，申明即使考虑了该现有技术抗辩证据，该抗辩也不成立。因此，笔者认为，真正促使最高院启动136号案再审审查并接受新证据的动因在于：再审申请人提交的新证据系“专利权人已经在申请日前主动公开，‘明显属于现有设计’”的证据。

1. 该原则是否适用于“现有技术抗辩”？

笔者认为，136号案虽然涉及的是现有设计抗辩问题，但鉴于“现有技术抗辩”虽然跟原告主张的发明、实用新型专利类型有关，而“现有设计”跟原告主张的外观设计专利类型有关，但两种抗辩除与原告主张保护的专利类型有关外，二者并无本质的不同，故现有技术抗辩亦应适用该原则。

2. 被告有无启动过二审程序是否应作为对被控侵权人有无举证过失认定的考量因素？

一般而言，二审中可以提出新的现有设计/现有技术抗辩证据，放弃二审即意味着同时放弃了二审的举证权利。在136号案件中，被控侵权人一审提出了现有设计抗辩，一审法院未予支持，其启动了二审程序，仍然坚持其现有技术抗辩，二审维持原判，再审提交了新的现有设计抗辩证据。若二审上诉期间被告并未发现新的现有设计证据，亦未能提出新的现有设计抗辩理由，在被控侵权人认可一审判决就已有现有设计抗辩判定的情形下，让被控侵权人继续启动无谓的二审程序，显然毫无意义，且会增加司法讼累。因此笔者认为，即使被控侵权人没有启动二审程序，导致一审判决径行生效，其在发现新的现有技术或者现有设计证据的情形下，亦可申请启动再审程序，若属于“专利权人已经在申请日前主动公开，明显‘属于现有设计或者现有技术’”的证据，人民法院应当予以审查。当然，申请再审有时间的限制，放弃二审程序会导致申请再审的有效时间实质上缩短，而发现新证据需要时间和时机，这是被控侵权人在是否放弃二审程序时需要考量的问题。

3. 关于“明显属于现有设计或者现有技术”中“明显”的理解。

是否“明显”属于现有设计或者现有技术，这种明显与否的判断具有一定的主观性。笔者认为，把这种明显与否的判断交给法院，由法官行使自由裁量权其实际上在于表明，即使被控侵权人提交了专利权人已经在申请日前主动公开的现有设计或者现有技术证据人民法院也可以以不“明显”属于现有设计或者现有技术为由不予审查。这样处理有利于避免再审法院通过一个再审程序审查认定一个争议性很大的现有设计/现有技术抗辩。若到底是否属于现有设计/现有技术问题的争议很大，而被控侵权人通过一个非“明显”属于现有设计/现有技术的证据将在先的生效判决推翻，仅经历一个再审程序，而不是两审审查，这对专利权人而言显然存在审级损失、极为不公。将非“明显”属于现有设计/现有技术的证据排除于再审审查的范畴，由被控侵权人将其提交国家知识产权局进行无效审查更为妥当。

综上所述，136号案实际上释放出来的司法理念应为：对再审过程中新提交的现有设计/现有技术抗辩证据原则上不予考虑，但在被控侵权人并非故意或者重大过失逾期提供证据的情形下，对其提交的“明显属于现有设计/现有技术”的证据人民法院应当予以审查。本文从司法实务的角度、结合不同时间段的案例对136号案的现有技术/现有设计抗辩的司法理念做了梳理和探讨，与大家共飨。

[1]濮家蔚.等同原则与公知技术抗辩的交叉和冲突问题探讨[J].知识产权，2004,(2).

[2]参见参见孔祥俊、王永昌、李剑，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》适用的若干问题[J].电子知识产权，2010,(2).

[3]参见邱永清 张胤岩.现有技术/设计抗辩制度在专利侵权案件审判中的适用[J].法律适用，2018,(8):46.

[4]朱旭云.也谈现有技术抗辩的适用——从现有技术抗辩法律制度本源出发[J].知识产权，2011,(7):29.

[5]邱永清 张胤岩.现有技术/设计抗辩制度在专利侵权案件审判中的适用[J].法律适用，2018,(8):45.

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