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余力:在对商标恶意注册的强势治理中守住底线、守好商标

知识产权工作近年来在我国得到了前所未有的高度重视。《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》于2021年下半年相继印发,体现出党中央和国务院对充分发挥知识产权制度在社会主义现代化建设中的重要作用提出了新的决策性要求。此后,各地、各行政和司法机关相继出台了大量文件,从各个方面贯彻落实上述文件的任务部署。

商标是知识产权保护的重要客体之一。维护商标管理秩序,进而维护公平竞争的市场秩序,是维护高质量营商环境的重要一环。但由于在《商标法》律领域依然存在的制度缺陷,使得商标恶意注册等严重扰乱商标管理秩序的问题,尚未能得到有效防范和整治。在上述建设纲要中,中共中央和国务院也明确提出了根据实际及时修改《商标法》的要求。

2023年1月,国家知识产权局发布了《商标法》第五次修订草案的征求意见稿,其中新增大量针对商标恶意注册的条款,以较为完整的制度体系对此类不当行为进行规制。2023年4月,国家知识产权局更是发布了《系统治理商标恶意注册促进高质量发展工作方案(2023—2025年)》,工作方案共分八个部分三十条,从各个领域深化对商标恶意注册行为的治理。可以看出,国家对于商标恶意注册这一商标管理中的顽疾,已经下定了整治的决心。

本文从近来出台的有关商标恶意注册治理的文件中,对法律在这一领域准备落实的新措施和新制度进行分析,并为企业在商业标识注册和使用上提供合规建议,共同做好准备,迎接商标注册的春天。











一、商标恶意注册的乱象与危害


笔者在从事商标授权确权业务的过程发现,现在企业注册新商标变得越来越困难,许许多多的注册申请都因在先商标的存在而被驳回。中国目前已经是世界上商标存有量最多的国家,据统计,截止2022年底,中国大陆注册商标数量为4267万余件。

一方面,在中国,还不拥有注册商标的中小企业数量仍然庞大,它们急需获得商标权利的保障。另一方面,由于商标市场需求量巨大,囤积商标有利可图,以注册、囤积、转售商标为业的商家越来越多。它们的存在,造成大量商标“注而不用”,沦为牟利的工具,也更加剧了企业自行申请商标注册的困难。

在自行申请注册的成功率极低、经历数月也未必能获得商标授权的不确定性面前,许多企业不得不选择购买已注册商标。而这样不得已的选择却进一步鼓励了商标恶意注册者不断扩大“业务”,一些人甚至设立多个公司,大量注册重点领域商标,再销售给急需开展经营的中小企业,成为了专业的“商标贩子”。虽然国家不断加强商标注册监管,但是在巨大的经济利益面前,对此现象仍难以有效遏制。








二、对商标恶意注册的立法整治


从1982年第一部《商标法》颁布以来,中国已经经历了四次大规模的《商标法》修订,在对商标恶意注册的规制上,也呈现逐步收紧的趋势。

在1993年的修订中,就撤销注册商标的理由,增加了“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”情形。在2001年的修订中,增加了“申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则”的条款,首次确立了诚信原则在商标注册领域的适用。在2019年的修订中,则首次通过立法对“恶意商标注册”进行了定义。

商标的基本功能是识别商品和服务来源,“使用”是商标存在的意义和发挥作用的方式。2019年《商标法》第四条第一款规定,“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回。”自此,恶意商标注册在法律上的定义就是“不以使用为目的注册”,其法律后果是对注册申请应予驳回。

我们常见的“蹭热点”抢注、“傍名牌”抢注、代理人抢注、“注而不用”等行为,均非以商标使用为注册目的,在《商标法》中都应归入恶意注册。在本次《商标法》的修订草案意见稿中,就恶意注册有更全面的法律规定予以规制。








三、对商标恶意注册的规制


本次《商标法》修订草案征求意见稿的第二十二条,系就恶意申请商标注册的具体行为进行列举。列举的行为包括:

(一)不以使用为目的,大量申请商标注册,扰乱商标注册秩序的;

(二)以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的;

(三)申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的;

(四)违反本法第十八条(注:驰名商标保护条款)、第十九条(注:代理人、代表人、利害关系人抢注条款)、第二十三条(注:保护在先权利条款)规定,故意损害他人合法权利或者权益,或者谋取不正当利益的;

(五)有其他恶意申请商标注册行为的。

围绕着上述恶意注册行为,修订草案中作出了如下规制:

1. 商标异议

对初步审定公告的商标,任何人认为属于恶意申请注册的,均可提出异议。

2. 无效宣告和商标移转

已经注册的商标,属于恶意注册的,可宣告注册商标无效。

理论上来说,在商标被宣告无效后,相关申请人即可对该商标重新申请注册,但是,由于宣告商标无效的程序较为复杂,所需时间较长,结果还可能有不确定性,故在被宣告无效之前,恶意抢注人通常会积极向权利人兜售商标,获得不法利益。为此,修订草案中设置了全新的商标转移制度,即在先权利人请求将他人恶意抢注的商标转移至自己名下时,国家知识产权行政部门可直接作出移转注册商标裁定,以此斩断恶意注册人的转让获利途径。

与此同时,因从恶意注册成功获得商标到被宣告无效期间,该商标在法律上是有效商标,恶意注册人可在此期间内进行商标许可或转让,或提起侵权诉讼,以获得不法利益。对此,修订草案中规定,被宣告无效的商标至始无效,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿;所获得的侵权赔偿费、商标转让费和使用费,明显有违公平原则的应当全部或部分返还。

3. 罚款和没收所得

对于恶意申请商标注册的申请人,可根据情节严重程度,处最高二十五万元的罚款。有违法所得的,应当予以没收。

4. 民事赔偿

恶意申请商标注册,故意损害他人合法权利或者权益,给他人造成损失的,受损失方可以诉请赔偿损失。

此项规制是针对上述第二十二条第四项所列的恶意注册行为提出的。该项中所涉的“他人合法权利、权益”分为商标类和其他在先权利、权益。商标类权利,包括已注册驰名商标、未注册驰名商标,以及已经使用并有一定影响的商标的权利。其他在先权利和权益,包括有一定影响的企业名称、著作权、肖像权,以及知名人士的姓名权等。

5. 检察机关介入公益诉讼

针对恶意申请商标注册,损害国家利益、社会公共利益或者造成重大不良影响,但缺乏维护主体的情况,特别规定检察机关有权对恶意申请行为向法院提起诉讼,全方位阻止恶意注册行为。蹭敏感社会热点的恶意抢注即属于此类。

6. 恶意诉讼反赔

对于以恶意注册的商标恶意提起商标诉讼的,修订草案增加了“恶意诉讼反赔”条款,即发现恶意提起商标诉讼的,由受诉法院给予处罚;给对方当事人造成损失的,应当予以赔偿。

7. 对商标代理机构的规制

商标代理机构自行恶意申请商标注册,或接受他人的恶意申请商标注册委托的,可对单位和直接责任人分处罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。并且,代理机构的行为还将被记入信用档案;情节严重的,可停止受理其办理商标代理业务。

8. 对代理人、代表人、利害关系人抢注的规制

另外,还有一类很传统的恶意抢注行为,即代理人、代表人、利害关系人抢注被代理人或被代表人商标的。首先,在被抢注商标满足无效条件时,也适用商标强制移转规定。其次,对此类抢注,不予注册并禁止使用。

为了从根本上杜绝商标“注而不用”的现象,修订草案也特别加强了对注册商标使用的监管规定。下面,我们就来聊聊企业应当如何应对商标使用的新要求,并利用新规定维护自己的合法权益。








四、企业商标注册和使用合规建议


首先,商标是累积商誉的重要载体,客户对企业及其商品、服务的认识,最终都将累积到商标这个载体之上。所以,企业从一开始就应该选好商标,勿攀附他人商标,勿蹭热点,勿冒险“打擦边球”。相反地,在选择商业标识时,应刻意避让驰名商标、远离知名商标。傍名牌或者搭便车的商标即便注册成功,也长期存在被宣告无效的可能,如前文所介绍的,用这样的商标进行维权,还可能反须赔偿。更糟糕的是,企业通过辛苦经营在商标上积累的全部商誉,也可能会因为商标无效而付之东流。

其次,企业也要遵循为了使用目的而申请注册的原则。商标注册是为了业务发展服务的,要根据自己的业务规划来申请商标注册。申请注册的商标可以分为主要商标和重要商标,前者是与现在已经在进行的业务相关的,后者则是在未来三年里计划会进入的商业领域,提前注册的目的是为了保证在开展该业务时,商标申请不会因为被抢注而受阻挡。

第三,不要随意修改主要商标的文字、图形,即便需要修改,亦要尽量保持视觉上的统一性、关联性。对于许可使用的商标,要持续监督、定期检查,及时纠正被许可人自行修改标识、错误使用标识的行为。商标的价值在于持续使用,让它在相关公众中形成认知,时间越久就越值钱。同时,当商标权利受到侵犯时,以稳定状态使用越久的商标知名度越高,维权能力越强。

第四,商标如有修改变动,应当及时重新注册。否则,与注册商标不一致的标识,很可能会被认定为未注册商标而无法受到保护。

最后,指定专人系统地管理标识使用,并及时收集、保留商标使用证据,以应对越来越强化的商标使用管理要求。为了遏制商标“注而不用”的情况,修订草案加强了对商标的使用监管,增加了注册满五年的商标使用情况说明和不使用理由说明的制度要求。法定期满未作说明的,或者虽作说明但被抽查发现说明不真实的,将被撤销注册商标。由此可见,使用证据的保存将成为企业商标管理中的一项重要工作。

愿读者从本文中有所收获,愿诚信经营的企业都能拥有助力商业成功的好商标。


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