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大成成功代表客户在商标侵权案件中认定“奥特曼”构成驰名商标

大成律师事务所接受上海新创华文化发展有限公司的委托,在其与深圳宏韵科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案中,作为诉讼代理人。

本案经过北京知识产权法院一审程序与北京市高级人民法院二审程序,成功认定第14183617号第28类“奥特曼”商标(玩具类),以及第21074260号第9类“奥特曼”商标(动画片类)为驰名商标,同时判令原审被告停止侵权行为,并赔偿原告经济损失及合理费用共计80万元。







案件背景
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日本圆谷制作株式会社(下称“圆谷公司”)是“奥特曼”系列影视剧及角色形象的著作权人,同时在中国注册了众多“奥特曼”系列商标。包括本案中所涉的第14183617号28类“奥特曼”商标(指定商品为“玩具”等)和第21074260号9类“奥特曼”商标(指定商品为“动画片”等)。

经圆谷公司授权,上海新创华文化发展有限公司(下称“新创华公司”)有权在中国大陆范围内独占行使奥特曼系列作品的复制权、发行权、放映权、广播权、信息网络传播权、翻译权、影音制品化权、宣传推广权及前述权利的再许可权;同时,圆谷公司独占许可新创华公司使用“奥特曼”系列商标。作为圆谷公司“奥特曼”系列商标的独占许可人,新创华公司有权在原审中单独提起诉讼。

法院裁判
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一审法院北京知识产权法院经审理认为:本案涉案第14183617号、第21074260号“奥特曼”商标经新创华公司在中国大陆长期、持续使用,在动漫、玩具等领域具有较高的知名度。从新创华公司提交的决定书、民事判决书、百度百科部分检索页面、检索报告、公证书、发行许可证、公映许可证、进口音像制品批准单、著作权合同登记批复、舞台剧合作合同、发票及大麦网售票信息、发票、海报、主流媒体报道、著作权登记证书、图书出版信息、广告代言合同、发票、销售排名情况、官方宣传视频、吉尼斯世界纪录等证据可以反映出,诉争商标所指向的商品在市场上具有广泛的影响力,且持续时间较长,社会公众知晓程度较高,构成驰名商标。被诉侵权行为具有突出使用的情形,属于商标性使用,被诉侵权产品儿童电动牙刷与玩具、动漫等商品在商品生产、流通、消费人群上存在较大的相同消费群体,容易造成消费者混淆误认,故构成商标侵权。同时,被告宏韵公司还在网页及产品外包装袋上使用了奥特曼的动漫形象,构成不正当竞争。

最终,综合考量被告宏韵公司对涉案两枚驰名商标的侵权情节与主观恶意、新创华公司商标的贡献率、持续时间等情况,一审法院酌定赔偿数额为原告经济损失60万元与合理费用20万元,共计80万元。

原审被告宏韵公司不服一审判决,上诉至北京市高级人民法院。二审法院经审理认为查明的事实与一审法院查明的事实一致,认定一审判决事实清楚,适用法律基本正确,应予维持,并于2022年10月31日作出驳回上诉,维持原判的判决。

典型意义
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驰名商标的跨类保护应主要从驰名商标核定使用或实际使用的商品与被控侵权产品之间关联性进行判定,以确定能否进行跨类保护。第9类与第28类“奥特曼”商标指定的商品范围分别为动画与玩具类,虽然与被控侵权商品“儿童电动牙刷”(21类)属于不相同也不相似的商品,但两者在商品的生产、流通及消费人群上存在较大的重合度,容易造成消费者的混淆或误认。通过消费者在被控侵权产品销售网页评论区的留言也可以反映出部分消费者购买该产品与奥特曼宣传存在一定关联,而导致消费者产生混淆或误认,属于《商标法》第13条第三款所称的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的”的情形。

本案对于类案中判断消费者混淆与误认、跨类保护边界与驰名商标认定的必要性均具有重大意义。

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代理难点

由于涉及两枚驰名商标的认定,且为商标侵权及不正当竞争复合案由,本案代理难点较多,主要包括以下几点:

第一,本案是否存在认定驰名商标的必要性

基于《商标法》第13条的规定,本案被告生产、销售的被控侵权产品为“儿童电动牙刷”,与原告所主张的两件商标指定的商品:9类(动画片等)以及28类(玩具,玩具娃娃等)属于不相同且不近似的商品,但同时又在销售对象或受众、销售渠道方面有较高的重合度。根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条的规定,原告认为只有认定驰名商标才有可能成功主张商标侵权,所以存在认驰的必要性。即,一方面,从传统的商品是否近似的法律规定来看,双方产品在功能、用途等方面并非相同或近似产品,但另一方面被控侵权产品“儿童电动牙刷”又与同样主打儿童市场的“动画片”、 “玩具”等有着高度重合的受众,甚至某种程度上是作为“动画片”或“玩具”等的衍生商品,存在着密切关联,只有认定驰名商标后,才有可能评价是否对商标权人利益产生损害。

第二,9类和28类“奥特曼”商标的知名度证据支持

为证明“奥特曼”商标及整体品牌经过圆谷公司及新创华公司在中国大陆地区多年使用与推广,在“动画影视”“玩具”等领域具有极高的知名度与美誉度,符合中国《商标法》所规定的驰名商标的知名度认定要求及标准,在本案一审阶段,作为原告新创华公司的代理人,李伟华律师、程强律师及其团队共整理搜集三千多页证据材料,其中,权属证据与知名度证据多达两千多页,包含国家知识产权局作出的对他人在9类和28类上申请注册的“奥特曼”及其他相关商标不予注册的14份决定书,“奥特曼”曾被认定为驰名商标的判决书,认定“奥特曼”具有一定知名度和影响力的判决书,“奥特曼”与 “ULTRAMAN” 百度百科部分检索页面,“奥特曼”在中国大陆报纸、期刊中的相关报道检索报告,奥特曼系列获奖证明,奥特曼系列影视作品在中国大陆地区的发行许可证、公映许可证、进口音像制品批准单、著作权合同登记批复,奥特曼系列作品在爱奇艺、腾讯、哔哩哔哩等各大网络平台的播映情况及热播排名,奥特曼系列舞台剧合作合同、发票及大麦网售票信息,奥特曼主题展会合作合同、发票、海报、主流媒体报道,奥特曼系列形象作品的著作权登记证书,奥特曼系列在2016-2020年间各大出版社的图书出版信息,奥特曼广告代言合同、发票,淘宝、天猫、京东各电商网站“奥特曼”玩具销售排名情况,“奥特曼”百度指数,“奥特曼”在微博、抖音、今日头条等平台上的热搜数据统计,“奥特曼”参加公益活动等的社会责任资料,“奥特曼”官方宣传视频,吉尼斯世界纪录认证等。值得关注的是,由于本案中原告同时主张两枚不同类别的商标构成驰名商标,所以原告针对第9类(动画)与第28类(玩具)两个商品领域分别举证以证明其知名度。

第三,被控侵权产品的销售侵害了原告所主张的驰名商标权利

《驰名商标司法解释》第九条第二款规定:足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系,而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉,或者不正当利用驰名商标的市场声誉的,属于商标法第十三条第三款规定的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。由此可见,商标法第十三条第三款规定中的“误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”通常情况下包括两种情形:一是在后商标的注册及使用构成与在先驰名商标跨类混淆;二是在后商标的注册及使用造成对在先驰名商标的淡化,即减弱驰名商标显著性的弱化行为及贬损驰名商标的市场声誉的丑化行为。

本案中,被告在其京东店铺销售儿童电动牙刷的页面中多处使用“奥特曼”字样,如商品名称为“COMBO奥特曼儿童电动牙刷”等,已经构成对原告驰名商标的“复制”,属于明显的不当利用驰名商标的声誉,会导致购买者误认为被告产品来自于原告合法授权或与原告存在特定联系。实际上,该商品评论区众多的评论可以证明已经发生实际混淆,因此被告已经构成“跨类混淆”的侵害驰名商标权利的行为。

第四,赔偿金额计算基础与赔偿证据支持

本案中新创华公司主张的赔偿计算依据(赔偿基础)为:参照该商标和形象许可使用费的倍数以及被告的违法所得,结合原告提交的其他证据综合确定,同时主张适用三倍的惩罚性赔偿。

为证明因涉案侵权行为所受的损失及赔偿请求基础,新创华公司向法院提交了新创华公司授权若干第三方主体使用“奥特曼”形象生产、销售玩具类商品的相关业务授权合同与发票,以及经授权运营的第三方主体全国销售渠道网络及“奥特曼”玩具销售情况的公证书等材料。







大成律师团队在本案中担任上海新创华文化发展有限公司的诉讼代理人,提供全程法律服务。大成律师团队由合伙人李伟华律师、程强律师牵头,项目成员包括张卫卫律师。



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